STS 953/2003 - Fecha: 15/10/2003
Nº Resolución: 953/2003 - Nº Recurso: 4199/1997	Procedimiento: Recurso de Casación

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Madrid - Ponente: D. Jesús Corbal Fernández

Asunto: Competencia Desleal: legitimación activa: art. 19 LCD. Acto de denigración: art. 9 LCD. Inaplicabilidad del art. 64.2 Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo.


    Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoprimera, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Sesenta y tres de Madrid; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "GHESA, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.", representada por el Procurador D. Roberto Sastre Moyano; siendo parte recurrida la entidad mercantil GABINETE EMILIO CARRETERO, S.L., representada por la Procurador Dª. Ana Castillo Díaz.




    PRIMERO.- 1.- La Procurador Dª. Ana Castillo Díaz, en nombre y representación de la entidad "Gabinete Emilio Carretero, S.A.", interpuso demanda de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Sesenta y tres de Madrid, siendo parte demandada la entidad "Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A."; alegó los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que: a) Estimando la acción declarativa prevista en el artículo 18.1 de la Ley 3/1991, se declare que las manifestaciones vertidas por GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. y descritas en el hecho octavo de la demanda constituyen actos de denigración tipificados en el artículo 9 de la mencionada Ley. b) Estimando la acción de cesación prevista en el artículo 18.2 de la Ley 3/1991, se requiera a la entidad GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A., a fin de que se abstenga de realizar los actos de denigración referidos en el anterior pronunciamiento. c) Condene a la demandada a pagar las costas del presente procedimiento.".


     2.- El Procurador D. Roberto Sastre Moyano, en nombre y representación de la entidad "Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A.", alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "estimatoria de la excepción alegada de falta de legitimación activa y de legitimación pasiva; o alternativamente, de falta de legitimación activa; o alternativamente, de falta de legitimación pasiva, absolviendo libremente a mi mandante sin entrar en el fondo del asunto; subsidiariamente, para el caso de que no se estime lo anterior, dicte sentencia desestimatoria de la demanda, absolviendo libremente a mi representada de todas las pretensiones en ella contenidas; y condenando en costas a la demandante Gabinete Emilio Carretero, S.L.".


    3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 63 de Madrid, dictó Sentencia con fecha 5 de junio de 1.995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la excepción deducida de falta de legitimación activa por la demandada GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A., representada por el Procurador D. Roberto Sastre Moyano, debo desestimar y desestimo, por ella y por no haber sido demandado D. Alejandro y la sociedad anónima que gira bajo su nombre, (lo que aprecio de oficio) la demanda deducida por el procurador Dª. Ana Castillo Díaz en nombre y representación de Gabinete Emilio Carretero S.L. y absuelvo en la instancia a aquella demandada sin hacer pronunciamiento sobre el fondo. Con imposición de costas a la actora.".


    SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Gabinete Emilio Carretero, S.L., la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoprimera, dictó sentencia con fecha 7 de octubre de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido estimar el recurso interpuesto por la demandante-Gabinete Emilio Carretero S.L. contra la sentencia dictada en el asunto a que se refiere el rollo de Sala por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 63 de Madrid en 5 de junio de 1.995, y revocar la sentencia apelada, para en su lugar DESESTIMAR las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, y de litis consorcio pasivo necesario, y DECLARAR que SON DENIGRANTES las manifestaciones vertidas por la demandada tal y como se recoge en la fundamentación jurídica, ORDENANDO que Ghesa S.A. cese en tales manifestaciones, condenándola al pago de las costas de la primera instancia, y no haciendo pronunciamiento respecto de las de esta alzada.".


    TERCERO.- 1.- El Procurador D. Roberto Sastre Moyano, en nombre y representación de la entidad Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S.A., interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoprimera, de fecha 7 de octubre de 1.997, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC, se alega infracción del art. 19, párrafo primero, de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Jurisprudencia contenida en las sentencia de 28 de noviembre de 1.974, 20 de marzo de 1.976, 2 de marzo de 1.974, 26 de noviembre de 1.979, 28 de febrero de 1.970 y 19 diciembre de 1.974. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 20, párrafo primero, y art. 9, párrafo primero, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.


    2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procurador Dª. Ana Castillo Díaz, en nombre y representación de la entidad Gabinete Emilio Carretero, S.L., presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.


    3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 3 de octubre de 2.003, en que ha tenido lugar.


    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ





    PRIMERO.- El tema nuclear del proceso versa acerca de si el contenido de dos cartas dirigidas por la sociedad GHESA S.A. a la entidad PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, contratante en concepto de comitente de una fuente cibernética, en las que le comunica que la entidad IMES, S.A., contratada para la ejecución de la obra, carece de la titularidad de las patentes para llevar a cabo el diseño y construcción por ser la remitente la titular en exclusiva de las patentes para la fabricación de fuentes ornamentales y gobernadas por ordenador, y le requiere para que cese en la adjudicación, salvo prueba de que las patentes utilizadas sean distintas de las que la requirente tiene en explotación, es constitutivo de una acto de denigración del art. 9 de la Ley de Competencia Desleal, con arreglo al que se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.


    Como consecuencia de dichas cartas, la entidad GABINETE EMILIO CARRETERO S.L. (que el 21 de julio de 1.993 había suscrito con IMES un contrato para la redacción de proyectos y suministro de materiales para la construcción de fuentes ornamentales y cibernéticas) dedujo demanda contra GHESA, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. ejercitando las acciones de los apartados 1 y 2 del art. 18 de la LCD 3/1.991, de 10 de enero. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de Madrid dictó Sentencia el 5 de junio de 1.995 (menor cuantía 976/94) en la que desestimó la demanda por concurrir falta de legitimación activa, así como de litisconsorcio pasivo necesario al no demandarse a Dn. Alejandro y la sociedad anónima que gira bajo su nombre. La Sentencia de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de octubre de 1.997 (Rollo 696/95) revocó la resolución apelada y acordó "declarar que son denigrantes las manifestaciones vertidas por la demandada tal y como se recoge en la fundamentación jurídica, ordenando, que GHESA, S.A. cese en tales manifestaciones, condenándola al pago de las costas de la primera instancia, y no haciendo pronunciamiento respecto a las de la alzada".


    Por GHESA, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. se formuló recurso de casación estructurado en tres motivos que se examinan a continuación.


    SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se alega infracción del art. 19, párrafo primero, LCD con base en que la entidad actora Gabinete Emilio Carretero, S.L. carece de legitimación "ad causam" porque dicho precepto sólo la atribuye a la persona que participando en el mercado resulte "directamente" perjudicada o amenazada en sus intereses económicos por el acto de competencia desleal, y ello no sucede en el caso toda vez que "ni la demandada se dirigió a ella, ni tan siquiera se refirió a la misma en sus notificaciones a terceros en los que les comunicaba la existencia a su favor de derechos de propiedad industrial que le otorgaban, y le otorgan, el privilegio de explotación exclusiva de determinadas fuentes cibernéticas.".


    El motivo se desestima porque la entidad demandante participa en el mercado, y en su ámbito de actuación resulta directamente afectada por el acto de la compañía demandada. El que Ghesa no haya enviado carta a la entidad Gabinete E. Carretero S.L., ni la haya mencionado explícitamente por su nombre en las misivas enviadas a otras personas, no excluye la aplicación del precepto. Es cierto que la construcción de la fuente cibernética en la Dársena de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife se adjudicó a IMES S.A. en virtud de un concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria del Puerto de dicha Ciudad, pero, para la realización de dicha fuente, IMES empleaba unos derechos de propiedad industrial cedidos por Gabinete E. Carretero S.L. en virtud del contrato de colaboración celebrado entre ambas sociedades, y precisamente el aspecto relativo a dichos derechos era el cuestionado por GHESA, S.A. en sus cartas.


    TERCERO.- En el motivo segundo se denuncia infracción de la jurisprudencia contenida en las Sentencias de esta Sala de 28 de noviembre de 1.974, 20 de marzo de 1.976, 2 de marzo de 1.974, 26 de noviembre de 1.979, 28 de febrero de 1.970 y 19 de diciembre de 1.974, sobre litisconsorcio pasivo necesario. El motivo se fundamenta en que al referirse las afirmaciones de GHESA, S.A. (las de las cartas) a patentes titularidad de Dn. Alejandro, cuya explotación en exclusiva corresponde por imperativo legal y compromiso contractual a dicha recurrente, necesariamente debe figurar en el proceso el Sr. Alejandro.


    El motivo se desestima porque la conclusión del juzgador de primera instancia resulta irrelevante, pues la sentencia recurrida es la de la Audiencia, y en ésta, claramente y con cabal acierto, se resalta que "no es objeto de este procedimiento la titularidad de las patentes, ni el contrato suscrito entre Ghesa, S.A. y Alejandro". Por consiguiente, la resolución que se dicte en el presente proceso no afecta directamente al Sr. Alejandro, y los hipotéticos efectos indirectos o reflejos no generan efecto litisconsorcial necesario.


    CUARTO.- En el tercero y último motivo se acusa infracción del art. 20, párrafo primero, y del art. 9, párrafo primero, ambos de la Ley 3/1.991, de Competencia Desleal en tanto que las manifestaciones vertidas por GHESA S.A. no revisten las características necesarias para poderlas subsumir en tal precepto.

El motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria de los anteriores por tres razones:


    En primer lugar debe descartarse de la "cognitio" de esta Sala cualquier versión fáctica de la parte recurrente que se separe de las conclusiones probatorias de la resolución recurrida. No se ha impugnado en forma adecuada (denuncia de error en la valoración de la prueba, o inversión indebida del "onus probandi") la apreciación sobre los hechos del juzgador de instancia, la cual deviene, por ende, incólume y vinculante para este Tribunal. Ello es especialmente significativo porque no se ha probado la veracidad de las afirmaciones contenidas en las cartas referidas. Así lo declara la Sentencia impugnada, que, asimismo, se refiere a que puedan emplearse sistemas distintos a los de las patentes cuya explotación en exclusiva es objeto del contrato entre el Sr. Alejandro y Ghesa, y que esta entidad debió acreditar, y no lo hizo, que se estaban utilizando sus patentes o que la fuente cuya adjudicación se concedió a IMES S.A. exigía para su ejecución las patentes de las que es titular.


    En segundo lugar, no se infringió el art. 20, párrafo primero, LCD con arreglo al que "las acciones previstas en el art. 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización", porque resulta irrefutable que Ghesa llevó a cabo el acto, que se denuncia como constitutivo de competencia desleal, pues fue quién escribió y remitió las cartas. Ello es independiente de si el contenido de éstas es o no constitutivo del referido ilícito, conducta antijurídica, lo que corresponde valorar en relación con el art. 9º LCD. Por consiguiente, no falta la legitimación pasiva.


    Y en tercer lugar no se infringió el art. 9º LCD, tal y como ampliamente se razona en la sentencia recurrida, de la que basta reproducir el texto siguiente: "las expresiones contenidas en las cartas (se refiere a las enviadas al comitente de la obra Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 22 de julio y 5 de octubre de 1.994) son denigrantes (en la perspectiva del precepto mencionado) porque se irroga la demandada una exclusividad, y por tanto implícitamente se imputa una actuación incorrecta o de falseamiento en la parte contraria, con trascendencia en el mercado, primero porque generó la paralización de las obras, con el perjuicio económico subsiguiente, y segundo, porque al margen del efecto inmediato, generaba temor a admitir la participación en los concursos para la adjudicación de este tipo de fuentes a terceras empresas distintas de la demandada".


    Finalmente es de señalar que no legitima la conducta de Ghesa, S.A. la previsión recogida en el art. 64.2 de la Ley de Patentes 11/1.986, de 20 de marzo, que condiciona (salvo que exista culpa o negligencia) la posibilidad de reclamar la indemnización de daños y perjuicios, contra aquellos que realicen actos de explotación del objeto protegido por la patente (distinto del de fabricar, importar o "utilizar" el procedimiento patentado), a que el titular de la misma advierta acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, porque ni el supuesto de que se trata es incardinable en el precepto, ni el requerimiento se dirige al sujeto pasivo correspondiente (sino a un cliente), ni procedía demandar del requerido la prueba que se le exigía (que las patentes cedidas por Gabinete Emilio Carretero S.L. eran distintas a las que tiene en explotación exclusiva Ghesa S.A.), por lo que resulta acertada la apreciación de la instancia de no considerar amparados por el precepto examinado, aunque por "lapsus calami" menciona el art. 55, los textos que indica de las cartas de 22 de julio y 5 de octubre de 1.994 enviadas por las sociedad demandada al Puerto de Santa Cruz de Tenerife.


    QUINTO.- La desestimación de todos los motivos del recurso conlleva la declaración de no haber lugar al mismo con imposición de las costas causadas a la parte recurrente (art. 1.715.3 LEC).


     Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español





    Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Roberto Sastre Moyano en representación procesal de GHESA, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Vigésimo Primera de la Audiencia Provincial de Madrid el 7 de octubre de 1.997, en el Rollo 696 de 1.995 dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 976 de 1.994 del Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de la misma Capital, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.


    Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- CLEMENTE AUGER LIÑAN.- ROMAN GARCIA VARELA.- JESUS CORBAL FERNANDEZ.- Rubricados.


     PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.