STS 335/2004 - Fecha: 10/05/2004
Nº Resolución: 335/2004 - Nº Recurso: 1647/1998	Procedimiento: Recurso de Casación

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Madrid - Ponente: D. José Ramón Ferrándiz Gabriel

Asunto: Propiedad industrial. Marca colectiva (LONGANIZA DE GRAUS) enfrentada a denominación social "EMBUTIDOS VILLA DE GRAUS". Denominación geográfica (art. 11.1 c) de la Ley de Marcas).



Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza -Sección Segunda-, en fecha 23 de marzo de 1995, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre marca colectiva con denominación geográfica enfrentada a denominación social de Sociedad Anónima (Denominación Geográfica Graus), tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número nueve, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María-Jesús González Díez, en el que es recurrida la mercantil Embutidos Villa de Graus, representada por la Procuradora doña Lidya Leiva Cavero.

    PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia nueve de Zaragoza tramitó el juicio de menor cuantía número 901-c/1995, que promovió la demanda de la entidad Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: "Cumplidos en su día los trámites previos legalmente pertinentes, incluido el recibimiento del pleito a prueba que desde este momento intereso, se dicte Sentencia con los pronunciamientos siguientes: a) Condena al demandado a que cese en los actos perturbadores del derecho del actor relacionados en el Hecho Quinto. b) Condena al demandado a la prohibición de uso de su denominación social. c) Condena al demandado a que indemnice a mi cliente en los daños y perjuicios sufridos por éste como consecuencia de las perturbaciones expresadas en el párrafo anterior, cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia, eligiéndose por mi mandante la opción contenida en el artículo 38 de la Ley de Marcas, número 1, apartado c), es decir, el precio que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de una licencia que le hubiese permitido su uso conforme a derecho. c) Ordenar expresamente que a costa del demandado se publique la Sentencia condenatoria, con difusión equivalente a la aplicada a los hechos infractores del derecho de mi mandante. d) Condena en costas del juicio al demandado".


    SEGUNDO.- La mercantil demandada Embutidos Villa de Graus S.A. se personó en el pleito y contestó a la demanda, oponiéndose a la misma a medio de las razones fácticas y jurídicas que aportó y terminó suplicando: "Siga el juicio su curso, convocando a las partes a la comparecencia y, en su oportunidad recibiendo el pleito a prueba, que ya se interesa y sin perjuicio de reiterarla en su momento, y, cumplidos todos sus trámites, se dicte sentencia desestimando todas y cada una de las pretensiones de la demandante, deducidas en su demanda, absolviendo a la demandada e imponiendo las costas del juicio a la actora".


    TERCERO.- El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve de Zaragoza dictó sentencia el 21 de marzo de 1997, con el siguiente Fallo literal: "Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. GABIAN USIEL a nombre y representación de ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE LONGANIZA DE GRAUS contra EMBUTIDOS VILLA DE GRAUS., SA., debo condenar y condeno a EMBUTIDOS VILLA DE GRAUS., S.A. A) A que cese en los actos perturbadores del derecho del actor relacionados en el HECHO 5º) del escrito de demanda. B) Debo condenar y condeno al demandado a la prohibición de uso de su denominación social. C) Debo condenar y condeno al demandado a que indemnice a la parte actora en los daños y perjuicios sufridos por éste como consecuencia de las perturbaciones expresadas en el apartado B), cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia, atendiendo al precio que el infractor hubiera permitido su uso conforme a Derecho. Así mismo debo ordenar que se publique esta sentencia con difusión equivalente a los hechos infractores del Derecho del actor, todo ello imponiendo al demandado las costas de este procedimiento".


    CUARTO.- La referida sentencia fue recurrida por la parte demandada, que promovió apelación para ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y su Sección Segunda tramitó el rollo de alzada número 318/1997, pronunciando sentencia con fecha 23 de marzo de 1998, con la siguiente parte dispositiva, Fallamos: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Embutidos villa de Graus, S.A. contra la Sentencia de fecha 21 de marzo de 1.997 dictada por la Ilma Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Zaragoza en autos de menor cuantía número 901/95, debemos revocar y revocamos dicha resolución y desestimamos la demanda interpuesta por Asociación de Fabricantes de Longanizas de Graus contra Embutidos Villa de Graus, S.A., todo ello sin hacer especial declaración sobre las costas de ambas instancias".


    QUINTO.- La Procuradora de los Tribunales doña María-Jesús González Díez, en nombre y representación de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, formalizó recurso de casación contra la sentencia de apelación, que integró con los siguientes motivos, al amparo del ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:


    Uno: Aplicación del artículo 12-1 de la Ley de Marcas y jurisprudencia.


    Dos: Aplicación de los artículos 33-1 y 65 de la Ley de marcas y jurisprudencia.


    SEXTO.- La parte recurrida presentó escrito por el que impugnó el recurso admitido.


    SEPTIMO.- La votación y fallo del presente recurso tuvo lugar el pasado día diecinueve de abril de dos mil cuatro.


    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL




    PRIMERO. Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, en la condición de titular de la marca colectiva número 1.916.171, mixta (compuesta por las palabras longaniza de Graus y el dibujo de un ejemplar de ese tipo de producto alimenticio), solicitada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro y concedida el cinco de julio del año siguiente (para identificar longanizas y toda clase de embutidos), interpuso demanda contra Embutidos Villa de Graus, S.A., constituida después de la publicación de la solicitud de concesión del mencionado signo (con el objeto de dedicarse a la fabricación y elaboración de productos cárnicos y alimenticios en general). Pretendió la actora la condena de la demandada a cesar en la ejecución de los actos perturbadores del derecho sobre la marca colectiva, en particular en el uso de la denominación social confusoria y a indemnizarle en los daños producidos.


    El comportamiento señalado por la actora como causa de tales pretensiones fue identificado, por un lado, con el uso por Embutidos Villa de Graus, S.A. de su denominación social como marca o nombre comercial, esto es, para identificar, respectivamente, los embutidos que elabora o la empresa de que es titular; y, por otro lado, con la generación por tal utilización de un riesgo de confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los respectivos productos.


    El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda, al considerar probado que entre la marca colectiva de la demandante y la denominación social de la demandada existían semejanzas suficientes para generar riesgo de confusión.


    La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y desestimó la demanda. El Tribunal de la segunda instancia entendió aplicable el artículo 12.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y negó la existencia del afirmado riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos de las litigantes. Además, consideró que concurría el límite impuesto al derecho de exclusión del titular de la marca por el artículo 33.1.b), en relación con el 65, de la citada Ley.


    SEGUNDO. El recurso de casación que, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial, interpuso la Asociación actora consta de dos motivos, ambos fundados en el artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.


    El primer motivo, mediante el que la asociación demandante denunció la aplicación indebida del artículo 12.1 de la Ley 32/1.988, debe ser estimado.


    Por un lado, dicho precepto, en cuanto establece prohibiciones relativas de registro de una marca por la existencia de otro signo prioritario y confundible, posibilita, en caso de que el registro se hubiera obtenido pese a la prohibición, el ejercicio de la acción de nulidad ante los órganos de la jurisdicción civil, como establece el artículo 48 de la mencionada y aplicable Ley. Sin embargo, la acción ejercitada en la demanda tiene su causa, no en un registro indebido (y, menos, de alguno de los signos a que se refiere el artículo 12), sino en la violación de una marca registrada con el uso de una denominación social, por entender la titular de aquella que produce riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos.


    El precepto aplicable al conflicto suscitado por el titular de la marca (en el siguiente motivo la recurrente sostiene que la denominación social es usada por la demandada como marca y nombre comercial) es el que contiene el artículo 31 de la propia Ley 32/1.988. Dicho precepto, al igual que el 12.1, delimita el ámbito de la exclusiva concedida al titular de la marca mediante las líneas que ofrece el riesgo de confusión (que, como establece el artículo 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca), pero a diferencia de la norma aplicada, exige que el signo infractor se utilice (además, a modo de marca, esto es, para distinguir en el mercado productos o servicios, o al de otro signo equiparable a aquella).


    Además, como denuncia la recurrente, la valoración jurídica de los hechos efectuada por el Tribunal de apelación para negar la concurrencia de ese concepto jurídico en que consiste el riesgo de confusión, no es la correcta.


    I. Para realizar tal valoración se deben tomar en consideración dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociación demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un origen geográfico de los mismos. También se ha de tener en cuenta el ataque que representa para el cumplimiento de dichas funciones el riesgo de error y, para el de la primera, el de confusión, tal como ha sido perfilado por las Sentencias del Tribunal de Justifica de las Comunidades Europeas, en la interpretación de la Directiva 89/104.


    A. El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede - artículos 1 de la Ley 32/1.988 y 2 de la Directiva 89/104, interpretado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2.002, C.206/01, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed (48) y (49), y 20 de marzo de 2.003, C.291/00, LTJ Diffusion, S.A. c. Sadas Vertbaudet, S.A. (45)-.


    B. El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1.997 - C.251.95, Sabel BV c. Puma AG.: (18) la letra b del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión... (19) ésta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección -. En el mismo sentido se pronunciaron las Sentencias del referido Tribunal de 22 de junio de 1.999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV (17) - y 10 de abril de 2.003 - Travelex Global and Financial Services Ltd. e Interpayment Services Ltd. c. Comisión (124) -.


    C. La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Lo destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1.998 - Canon Kabushiki Kaisha c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. (16) -, 22 de junio de 1.999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV (18) -, 22 de junio de 2.000 - C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) - y 9 de abril de 2.003 - Durferrit GmbH c. OAMI (42) -.


    Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada Sentencia de 29 de septiembre de 1.998 (17), seguida por las de 22 de junio de 1.999 (19) y 9 de abril de 2.003 (43), se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.


    D. El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La Sentencia de 22 de junio de 1.999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV - se refiere al (25) ... consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... al cual se supone (26) un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz.


    Además, se debe tomar en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1.997 - Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (23) - y 22 de junio de 1.999 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV (25) -. El nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, cual precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1.999 (26) y la de 9 de abril de 2.003 - Durferrit GmbH c. OAMI (44) -.


    E. Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, según indica la Sentencia de 22 de junio de 1.999 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV: (27 y 28)-, de manera que no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva.


    F. Finalmente, el artículo 31 de la Ley 32/1.988, refiere el ius prohibendi reconocido al titular de la marca registrada, en todo supuesto (sin haberse adaptado a lo establecido en el artículo 5 de la Directiva, apartados 1.a, para el caso de identidad de signos para productos o servicios idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas), sólo a productos o servicios idénticos o semejantes a los designados con ella (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2.000 - C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV - en la interpretación del artículo 5.1.b de la Directiva 89/104), esto es, dentro del llamado principio de especialidad.


    II. A la luz de esos criterios y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 32/1.998 (en relación con las denominaciones geográficas), se concluye que, dado el registro de la marca de la actora y recurrente, que, aunque mixta, está integrada por un componente denominativo (longaniza de Graus) que, en el conjunto, tiene una mayor importancia o significación distintiva que el gráfico, (pues éste cumple en el caso funciones secundarias de ornamentación y aquél es el utilizado por el consumidor para adquirir el producto designado), el empleo por la demandada, como marca y nombre comercial, de la denominación embutidos villa de Graus, con gráfico igualmente secundario, para identificar productos del mismo tipo que los que los son por la marca colectiva de la actora, genera riesgo de error sobre la procedencia empresarial (cuanto menos, riesgo de asociación, en el sentido de equivocada creencia de que las litigantes están vinculadas jurídica o económicamente), según resulta de una comparación de los términos respectivos en los planos fonético y conceptual (la longaniza es un pedazo largo de tripa estrecha rellena de carne de cerdo picada y adobada, mientras que embutido es el nombre con el que se designan diversos tipos de preparaciones de carne picada introducidos en tripa y adicionadas con diversos condimentos) y de la semejanza de los productos con los signos identificados.


    TERCERO. En la formulación del segundo de los motivos sostiene la recurrente que no resulta aplicable al litigio la limitación a su derecho sobre la marca colectiva de que es titular establecido en el artículo 33.1.b de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, que fue indebidamente aplicado por el Tribunal de apelación. Afirma, en la explicación del motivo, que la demandada usa su denominación social, además de cómo tal, a título de marca y de nombre comercial.


    El artículo 33.1.b) de la Ley 32/1.988, con sensibles diferencias respecto del artículo 6.1 de la Directiva 89/104/, condiciona la aplicación del límite que establece al derecho subjetivo del titular de la marca, ante el uso por tercero, sin su consentimiento, de indicaciones de procedencia geográfica, entre otros supuestos, a que no se use la indicación como marca o como nombre comercial.


    En la Sentencia apelada, bien que no de modo expreso, se dice que la denominación de la demandada ha sido usada por ella como marca o como nombre comercial. Así se interpreta el contenido del fundamento de derecho cuarto de la misma, en el que la Audiencia declara que Embutidos Villa de Graus, S.A. obró de buena fe (lo que, según el artículo 33.1 de la Ley 32/1.988, no es bastante), para legalizar su situación mediante la concesión de una marca, lo que sólo tiene sentido si se entiende que la demandada partió de una posición irregular y necesitada de ser normalizada con la concesión de un signo que, precisamente, tiene por función principal identificar el origen empresarial de productos o servicios (lo que, dicho sea, resulta de una abundante prueba documental).


    En conclusión la argumentación de la Sentencia recurrida, determinante del fallo estimatorio del recurso de apelación y desestimatorio de la demanda, no es aceptable. Razón por la que el motivo debe ser estimado.


    CUARTO. La estimación de los dos motivos determina a casar y anular la Sentencia recurrida y, en funciones de instancia (artículo 1.715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881) a confirmar la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Primera Instancia número Nueve de Zaragoza.


    No constituye obstáculo para ello el que a la demandada, con posterioridad a la Sentencia de primera instancia y como afirma la de la segunda, le haya sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas una marca igual a su denominación para identificar embutidos, pues, tal decisión, además de introducida en el proceso tardíamente, no nos vincula y ha sido recurrida.


    Las costas de la apelación quedan a cargo de la demandada, en aplicación del artículo 710 de la misma Ley procesal. Las del recurso de casación las pagará cada parte, en los términos establecidos en el artículo 1.715.2 de dicha Ley.


    Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español





    Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, contra la Sentencia dictada, con fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por la Sección Segunda de Zaragoza, que casamos y anulamos, sin expresa condena en costas de dicho recurso.


    Y debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia incluido el pronunciamiento sobre costas de dicha instancia.


    Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-LUIS MARTÍNEZ- CALCERRADA GÓMEZ.- JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL.-ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL.-Rubricados.-



    PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.